La decisione in esame vede come ricorrente la S.p.A. Valda Laboratori Farmaceutici e come resistente la S.p.A. Maglificio Valda. Il nome a dominio contestato e’ valda.it.

Milano – La procedura assume un particolare interesse non solo perche’ relativa ad un marchio famoso, ma anche e principalmente per alcune opportune precisazioni del saggio che sgomberano il campo da possibili equivoci in tema di riassegnazione dei nomi a dominio.

Infatti il saggio avv. Tortorella in considerazione delle motivazioni addotte a sostegno delle proprie ragioni da parte della societa’ ricorrente (si ricorda che la societa’ resistente non ha opposto alcuna argomentazione), precisa preliminarmente che la procedura di riassegnazione ha una sua autonomia e delle specifiche peculiarita’.

Essa e’ contraddistinta da un obiettivo fondamentale rappresentato “non tanto dall’accertamento del diritto del ricorrente al nome a dominio contestato, quanto piuttosto dall’accertamento della buonafede dell’assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio”. Il saggio nel definire la procedura di riassegnazione adotta una terminologia mutuata dal diritto anglosassone “procedura amministrata” che risulta maggiormente adeguata alle effettive caratteristiche della riassegnazione, rispetto alla piu’ utilizzata “procedura amministrativa” che talvolta puo’ presentare impropri accostamenti alle procedure giurisdizionali dinanzi ai TAR.

Dopo aver fatto questa opportuna premessa, il saggio esamina le ragioni del ricorrente alla luce delle tre “famose” condizioni di cui all’art. 16.6 delle Regole di Naming.

La prima delle tre condizioni e’ ampiamente soddisfatta in quanto non esistono dubbi sulla identita’ tra il nome a dominio contestato ed il noto marchio depositato dalla Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A.

Riguardo la seconda condizione, anche se la resistente a seguito del suo silenzio non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza di un proprio diritto o titolo al nome a dominio contestato, il saggio cerca comunque di valutare se alla luce degli indizi di cui all’art. 16.6 delle Regole di Naming possa in qualche modo ritenersi che la resistente vanti qualche pretesa. La risposta non puo’ che essere negativa visto che, anche se la S.p.A. Maglificio Valda ha utilizzato il nome di dominio attivando all’indirizzo corrispondente un sito web, manca completamente l’elemento della buona fede, considerato che i prodotti corrispondenti al noto marchio registrato appartengono ad un settore merceologico completamente diverso da quello in cui opera l’azienda resistente (maglificio) che non e’ conosciuta con il semplice nome Valda, ma con il nome composto di “Maglificio Valda”.

La mala fede della resistente e veniamo alla terza condizione e’ evidente poiche’ la societa’ invece di registrare il nome corrispondente alla propria denominazione sociale “maglificiovalda”, decide invece di registrare il piu’ famoso nome corrispondente al marchio registrato “valda.it” e cio’ per speculare sulla notorieta’ dello stesso marchio (circostanza questa indicata esplicitamente all’art. 16.7 lett. d delle regole di naming).

In conclusione, quindi, il saggio non puo’ che concludere per la riassegnazione del nome a dominio “valda.it” a favore della societa’ ricorrente, dimostrando che non sempre l’effettivo utilizzo del nome di dominio contestato comporta l’esistenza di un diritto o titolo a favore del resistente (segue provvedimento).

Svolgimento della procedura

12.03.02: la Registration Authority annotava nel registro dei nomi assegnati – in relazione al nome a dominio “valda.it” – l’indicazione “valore contestato” e ne dava comunicazione al titolare del nome a dominio il Maglificio Valda S.p.A., nonche’ alla Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A., ai sensi dell’art. 14.2 delle Regole di Naming;
12.04.02: lo Studio Legale MFSD riceveva il reclamo della Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A., in doppio originale cartaceo unitamente alla relativa documentazione, nonche’ al pagamento dei costi di procedura;
17.04.02: lo Studio Legale MFSD verificata la sussistenza dei requisiti formali del reclamo, informava, a mezzo posta elettronica e telefax, il Maglificio Valda S.p.A. che la Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A. ha promosso una procedura per la riassegnazione del nome a dominio “valda.it” e contestualmente trasmetteva copia del reclamo e della documentazione in formato elettronico, comunicando alla Maglificio Valda S.p.A. che, entro 25 giorni dal ricevimento del plico, aveva la facolta’ di far pervenire a mezzo posta, fax o e-mail, scritti, prove a propria difesa, ai sensi dell’art. 5 delle procedure di riassegnazione del nome a dominio. L’originale del reclamo e la relativa documentazione venivano, inoltre, inviati a mezzo posta celere con avviso di ricevimento al Maglificio Valda S.p.A.;
19.04.02: il plico con la documentazione perveniva al Maglificio Valda S.p.A. e veniva cosi’ incardinata la procedura di riassegnazione del nome a dominio “valda.it”;
21.04.02: lo Studio Legale MFSD procedeva alla nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Antonietta Tortorella del Foro di Foggia, la quale, contestualmente, accettava di decidere sulla procedura de quo;
24.04.02: lo Studio Legale MFSD comunicava a mezzo posta elettronica alla Registration Authority e alla Naming Authority di avere inviato, con esito positivo, il reclamo e la relativa documentazione al titolare del nome a dominio contestato e di avere quindi dato inizio alla procedura di riassegnazione. Comunicava, infine, quanto sopra, a mezzo posta elettronica alla Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A.;
14.05.02: il  Maglificio Valda S.p.A., scaduto il termine per la costituzione, non presentava alcuna memoria o scritto difensivo.

Argomentazioni delle parti

Secondo la ricorrente sussistono i requisiti di cui ai punti A e C dell’art.16.6 delle regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato e cioe’:
1) Identita’ e confondibilita’ fra il marchio “Valda” ed il nome a dominio www.valda.it sicuramente incontestabile sia sotto il profilo fonetico che letterale. La stessa ricorrente afferma che una costante ed unanime giurisprudenza ha, da tempo, fissato il principio dell’applicabilita’ della disciplina a tutela dei marchi che godono di rinomanza (art. 1, comma 1°, lett. c, Legge Marchi) ai corrispondenti domain names, anche nell’ipotesi in cui il sito Internet pubblicizzasse e/o commercializzasse prodotti non affini alle classi merceologiche relative al marchio registrato. A conferma di quanto sostenuto la ricorrente fa esplicito riferimento ad una copiosa giurisprudenza.

2) Malafede del Maglificio Valda S.p.A. nell’acquisto e nel possesso/detenzione del nome a dominio gia’ provata per il semplice fatto che la resistente ha recentemente depositato in data 02.05.2000 la domanda di marchio italiano n. PT/2000/000086 avente ad oggetto il marchio “VALDA”, per la classe 25 ed in data 15.11.2000 la domanda di marchio italiano n. PT/2000/000207 avente ad oggetto il marchio “VALDA COLLECTION”, per la classe 25 che integrano entrambe contraffazione di anteriori e rinomati marchi VALDA di titolarita’ della ricorrente. In ogni caso, secondo l’istante, la malafede della S.p.A. Maglificio Valda appare evidente, anche, per la mancata registrazione del nome a dominio corrispondente alla propria ragione sociale che lascia presumere un’intenzione di agganciamento illecito alla fama dei noti marchi VALDA.

In ordine, invece, all’esistenza di un diritto e/o titolo in relazione al nome a dominio contestato da parte della resistente, ovviamente questo requisito non e’ stato dimostrato a causa del silenzio della Maglificio Valda S.p.A. e la ricorrente sostiene l’illegittimita’ della condotta posta in essere dalla resistente in quanto la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato viola sia l’art. 1, comma 1°, lett. c, della Legge Marchi, sia la clausola che stabilisce l’obbligazione contrattuale assunta con la sottoscrizione della lettera di assunzione della responsabilita’ al momento della registrazione di “valda.it”.


Motivi della decisione

Prima ancora di entrare nel merito della presente procedura di riassegnazione appare opportuna una premessa chiarificatrice considerati i frequenti riferimenti che la parte ricorrente rivolge alla legge sui marchi ed ai rapporti nome a dominio – marchio.
La procedura di riassegnazione di un nome a dominio e’ una particolare procedura amministrata avente una sua autonomia ed e’ disciplinata in particolare dall’art. 16 delle regole di naming.
Di conseguenza, a prescindere dalla problematica relativa alla identificazione nome a dominio – marchio e conseguente dibattito giurisprudenziale, eventuali riferimenti al marchio ed alla relativa disciplina assumono valore solo in quanto richiamati dalle predette regole. D’altronde le procedure di riassegnazione hanno come obiettivo fondamentale non tanto l’accertamento del diritto del ricorrente al nome a dominio contestato, quanto piuttosto l’accertamento della buonafede dell’assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Come e’ noto al fine di risolvere la procedura di riassegnazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 16.6 delle regole di naming, e’ necessario accertare la contemporanea esistenza di tre requisiti e cioe’ che:

a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
b)  l’attuale assegnatario, il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
c)  il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
In particolare il ricorrente e’ tenuto a provare le condizioni a) e c), mentre il resistente al fine di evitare il trasferimento del nome a dominio contestato in capo al ricorrente e’ tenuto a fornire la prova dell’esistenza della condizione di cui al punto b).
a. Identita’ o confondibilita’ del nome
Dall’esame della copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta evidente che il nome a dominio contestato ed oggetto della presente procedura sia identico al noto marchio depositato dalla Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A.
b. diritto o titolo del resistente al nome a dominio

Come in precedenza indicato, secondo l’art. 16.6 delle regole di naming, il resistente sara’ ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si e’ preparato oggettivamente ad usare il nome a domino o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2. che e’ conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Considerato il silenzio della parte resistente, una tale prova non e’ stata in alcun modo fornita, ne’ puo’ essere dedotta da quanto emerge dagli atti.
In particolare, al fine di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, e’ opportuno sottolineare che, anche se la resistente all’indirizzo telematico corrispondente al nome a dominio contestato, ha attivato un sito web attraverso il quale pubblicizza determinati capi di abbigliamento, non puo’ ritenersi soddisfatta la condizione di cui al punto 1 in quanto, innanzitutto non si ritiene possa sussistere il requisito della buona fede per i motivi che si esporranno in seguito ed inoltre appare evidente che i prodotti corrispondenti al noto marchio registrato appartengono ad un settore merceologico completamente diverso da quello in cui opera l’azienda resistente.

In merito a quanto prescritto dalla seconda condizione e’ presumibile che l’azienda resistente non sia conosciuta con il semplice nome “Valda” oggetto di contestazione, ma con quello piu’ appropriato e composto di “Maglificio Valda”.
Anche la terza condizione non puo’ ritenersi soddisfatta perche’ il palese riferimento al noto marchio registrato rende evidente l’intento di violare lo stesso a prescindere dal settore merceologico interessato.
Di conseguenza puo’ ragionevolmente escludersi che la Maglificio Valda S.p.A. abbia alcun legittimo diritto o titolo al nome a dominio corrispondente al marchio della ricorrente.

c. mala fede dell’uso o registrazione

Le argomentazioni fatte valere dalla parte ricorrente e la relativa documentazione prodotta fanno desumere un’evidente malafede della parte resistente non tanto per la circostanza che la S.p.A. Maglificio Valda abbia inoltrato delle domande di registrazione di marchio in violazione dell’attuale normativa (trattasi di questioni inerenti la contraffazione di marchio che potranno costituire oggetto di discussione in altre sedi competenti), ma per la piu’ banale e decisiva circostanza del mancato utilizzo e registrazione di un nome a dominio corrispondente alla completa denominazione sociale della societa’ resistente (Maglificiovalda). Al contrario, il fatto che la Maglificio Valda S.p.A. abbia ritenuto opportuno registrare un nome a dominio del tutto identico al marchio di un prodotto famoso e non invece alla propria denominazione sociale (il che sarebbe stato piu’ logico), lascia intendere che la stessa societa’ voglia, in malafede, sfruttare la notorieta’ dell’altrui marchio registrato e del resto tale circostanza e’ specificamente indicata al punto d) dell’art. 16.7 delle regole di naming che prescrive specifiche condizioni, che se dimostrate sono ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede.

In effetti Internet, ormai, costituisce un veicolo pubblicitario molto efficiente e l’utilizzo di un marchio famoso puo’ produrre degli indubbi effetti positivi in considerazione di quei particolari meccanismi su cui si fonda la Rete. Ad esempio, se il navigatore digita, allo stato attuale, l’indirizzo telematico oggetto di contestazione pensando di ottenere notizie piu’ approfondite sulla nota pastiglia viene indotto, invece, a visitare il sito della parte resistente, che probabilmente non avrebbe mai visitato con evidenti ripercussioni positive per l’azienda di abbigliamento in termini pubblicitari.

Corre il caso, comunque, di rilevare anche la dimostrazione, in re ipsa, dell’esistenza della circostanza di cui al punto c) dell’art. 16.7 in merito all’attivita’ usurpatrice.

P.Q.M.

Viste le vigenti regole di naming italiane, si accoglie il ricorso, con la consequenziale riassegnazione del nome a dominio “valda.it” in favore della Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A. con sede in Baranzate di Bollate (MI), via Zambeletti.
La presente decisione verra’ comunicata alla Registration Authority italiana perche’ le venga data esecuzione nei termini previsti dalle regole di naming.

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