Il 29 marzo 2002 la societa’ GE.RI.CA. s.p.a., titolare del marchio CIAOPIZZA, depositava presso la cancelleria civile del Tribunale di Napoli un ricorso, in via cautelare, onde ottenere dal giudice una declaratoria di non contraffazione del marchio della istante e di insussistenza di un illecito concorrenziale nei confronti della societa’ Autogrill s.p.a. Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, previa declaratoria di nullita’ del marchio CIAOPIZZA, inibirsi alla GE.RI.CA. l’uso, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, della parola CIAO.

L’ordinanza del 5 luglio 2002, con cui il Tribunale di Napoli ha deciso sul ricorso presentato dalla GE.RI.CA. s.p.a. nei confronti della societa’ Autogrill s.p.a. e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima, merita di essere segnalata per le argomentazioni con cui sono state risolte alcune interessanti questioni.
In primo luogo il giudice, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, dichiara ammissibile il ricorso presentato da GE.RI.CA. e diretto ad ottenere l’accertamento negativo, in via cautelare, della contraffazione del proprio marchio CIAOPIZZA rispetto al precedente marchio CIAO della societa’ Autogrill spa. Il discrimine, ai fini dell’ammissibilita’ o meno di un giudizio di accertamento negativo, e’ costituito dall’interesse ad agire: se il diritto dell’attore e’ oggetto di una contestazione seria e oggettivamente apprezzabile, il provvedimento del giudice fa, almeno in via provvisoria, cessare la situazione di incertezza giuridica, fonte di pregiudizio per la parte istante. Nel caso de quo, poiche’ GE.RI.CA. si e’ vista contestare l’uso del proprio marchio da parte di Autogrill, si e’ creata una situazione oggettiva e rilevante di incertezza in merito a tale uso che, determinando l’interesse ad agire della ricorrente, ha dato luogo all’ammissibilita’ del ricorso.
Il secondo profilo di interesse riguarda la sussistenza o meno del periculum in mora rispetto alla domanda riconvenzionale presentata dalla Autogrill spa, sempre in via cautelare, tesa a fare affermare la contraffazione. Disattendendo il diffuso orientamento per cui, soprattutto in materia di tutela cautelare dei segni distintivi, il rischio di pregiudizio “e’ ritenuto sussistere in re ipsa o quantomeno presunto”, per l’esigenza di provvedere in modo sollecito, il giudice partenopeo ritiene insussistente tale requisito nel procedimento de quo. In linea con quella giurisprudenza che analizza in modo puntuale la situazione di fatto per stabilire se si giustifica l’adozione di un provvedimento cosi’ “invasivo” e che esclude la sussistenza del periculum quando tra il verificarsi dell’evento assunto come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale intercorre un’apprezzabile lasso di tempo, il giudice de quo accerta che i locali CIAOPIZZA sono attivi, non solo in ambito napoletano, almeno dal 1996 e che entrambe le societa’ hanno partecipato ad alcune iniziative comuni, a tacer del …

fatto che nel 1998 la GE.RI.CA. ha rilevato alcuni locali nel parco-giochi Edenlandia per istallarvi una pizzeria CIAOPIZZA, prima gestiti da Autogrill. “La domanda di Autogrill segue allora di non pochi anni, del tutto sufficienti per la definizione di un giudizio di merito, l’apertura dei locali di GE.RI.CA.; da qui allora il difetto, nel senso indicato, del periculum in mora”.

Con riguardo al fumus boni iuris, il Tribunale ritiene che, come previsto dagli art. 17 a) e 18 b) l.m., e come ampiamente riscontrato in giurisprudenza, non possono costituire oggetto di registrazione quei segni di uso comune, generici o descrittivi perche’, oltre ad attribuire al loro titolare una posizione di eccessivo ed ingiustificato vantaggio, non potranno svolgere una delle funzioni proprie del marchio, ossia quella di garanzia di qualita’. Nel caso di specie il stabilisce, in primis, la non registrabilita’ come marchio della parola CIAO, in quanto notoriamente conosciuta ed ampiamente usata da un punto di vista commerciale (come dimostrato da GE.RI.CA. esistono numerosi marchi e numerose pagine internet contenenti questa parola). Tale giudizio negativo si estende anche al marchio CIAORISTORANTE e, inevitabilmente, al marchio CIAOPIZZA, in quanto, in entrambi i casi, uno dei termini e’ meramente descrittivo e l’altro e’ di uso generale, mentre l’accostamento dei termini, in mancanza di ulteriori elementi grafici, figurativi o denominativi di particolare rilievo, e’ ben lontano dall’originalita’ richiesta dalla stessa legge marchi. Alla luce di queste considerazioni il Tribunale di Napoli ha disposto il rigetto sia della domanda principale di accertamento negativo della ricorrente sia quella inibitoria riconvenzionale della resistente in quanto non si puo’ invocare la tutela anche cautelare di marchi verosimilmente nulli che continueranno dunque a coesistere finche’ non ne verra’ dichiarata, nelle sedi opportune, la nullita’. D’altronde, il difetto di capacita’ distintiva porta ad escludere ogni rischio di confusione anche nella prospettiva dell’art. 2598 c.c.
In fase di reclamo, il Tribunale di Napoli conferma la prima ordinanza, ma con una motivazione in parte diversa, che merita di essere esaminata. Il giudice del reclamo, infatti, ritiene che il marchio CIAORISTORANTE, e per analogia il marchio CIAOPIZZA, “pur essendo composto da due parole di cui una priva di portata individualizzante (CIAO) e l’altra meramente descrittiva del servizio reso (RISTORANTE) assume per la composizione dei due termini una caratterizzazione autonoma che imprime al marchio una novita’ e una capacita’ distintiva tali da renderlo sicuramente registrabile”.

La capacita’ distintiva e l’originalita’ dei marchi in questione, secondo il Collegio, deriva dal fatto di aver posto in sequenza logica due parole tra di loro non collegate, creando anche una sequenza anomala rispetto all’uso corrente della lingua italiana dove per indicare un ristorante caratterizzato da una qualsiasi denominazione si usa la parola “ristorante” seguita dalla denominazione, e dal fatto di aver creato una sequenza evocativa della …

provenienza del servizio reso. In altre parole, il sintagma CIAORISTORANTE e’ in grado di svolgere la funzione di distinguere il servizio offerto dalla Autogrill s.p.a. rispetto ai servizi offerti da altre imprese.

Foggia, 2/10/2002 – A seguito della richiesta di precisazione pervenutaci dai legali della GE.RI.CA. riportiamo la seguente nota scritta di loro pugno:

Le conclusioni dell’autrice appaiono favorevoli all’attribuzione di capacità distintiva per il marchio “Ciao Ristorante” relativamente al servizio offerto da Autogrill rispetto ad altre imprese. Risultato che Autogrill avrebbe conseguito con il reclamo proposto. Invero il Giudice di prime cure ha ritenuto entrambi i marchi di titolarità di Autogrill verosimilmente nulli, il Collegio in sede di reclamo ha confermato l’ipotesi di nullità del marchio “Ciao” ed ha individuato nel marchio “Ciao Ristorante” un segno debole rispetto al quale, come riconosciuto da costante giurisprudenza, anche una lieve differenza del marchio successivamente registrato da terzi, è idonea ad escludere la confondibilità. Conseguentemente ha accolto il reclamo incidentale di GE.RI.CA. e quindi il ricorso cautelare inizialmente proposto per la declaratoria di insussistenza di qualsiasi illecito contraffattivo e/o concorrenziale nei confronti di Autogrill, sancendo per l’effetto la liceità dell’uso del marchio “CIAOPIZZA” da parte della società napoletana.

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