Il Ministero delle Attivita’ Produttive con la circolare n. 440 del 21 maggio 2002 ha illustrato le modifiche introdotte al Regolamento sulla registrazione internazionale dei marchi. Tra le novita’ piu’ significative rientra l’ampliamento, a favore del titolare, dei poteri di gestione delle operazioni relative al marchio, successive al deposito, escluse le estensioni tardive, le radiazioni e le rinunce per i Paesi aderenti all’Accordo.

Pisa – La principale novita’ introdotta dall’Assemblea dell’Unione di Madrid al Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e’ costituita dalla possibilita’ per il titolare del marchio di effettuare una serie di operazioni senza necessita’ di adire l’Ufficio nazionale della parte contraente.
In particolare, per quanto riguarda le misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio, la comunicazione all’O.M.P.I. puo’ essere fatta, oltre che tramite l’Ufficio nazionale della parte contraente sul territorio del quale tali misure sono disposte o efficaci, anche direttamente da parte del titolare stesso mediante la descrizione dei fatti principali relativi alle misure stesse (regola 20).

Per quanto riguarda le estensioni posteriori, e’ ora consentito al titolare presentare tale domanda anche direttamente all’O.M.P.I. in caso di paesi aderenti al solo Protocollo. Nel caso, invece, di paesi aderenti al solo Accordo ovvero ad entrambi i Trattati, l’istanza deve obbligatoriamente essere presentata all’O.M.P.I. tramite l’Ufficio nazionale della parte contraente (regola 24).
Ancora, le domande di iscrizione di un mutamento di titolarita’ ovvero di limitazione della lista di prodotti o servizi, a seguito di un’interpretazione piu’ rispettosa del senso letterale dell’art. 9bis comma 1 dell’Accordo, possono essere presentate dal titolare del marchio direttamente all’O.M.P.I., senza passare necessariamente tramite l’Ufficio nazionale del titolare o l’Ufficio d’origine. In particolare la domanda di cambiamento della titolarita’ a seguito di cessione puo’ essere presentata direttamente all’Organizzazione per la Proprieta’ Intellettuale solo dal cedente, che deve firmarla, in caso contrario la domanda deve essere obbligatoriamente effettuata tramite l’Ufficio nazionale, mentre la domanda di limitazione della lista di prodotti o servizi puo’ essere presentata direttamente solo dal titolare, che deve firmarla (regola 25).
E’, invece, rimasta invariata la disciplina in materia di rinunce e radiazioni. Se la domanda riguarda parti contraenti che aderiscono solo al Protocollo, essa puo’ essere presentata direttamente all’O.M.P.I., se la domanda riguarda parti contraenti che aderiscono solo all’Accordo ovvero ad entrambi i Trattati, essa deve essere obbligatoriamente presentata tramite l’Ufficio nazionale.

A seguito dell’abrogazione del comma 4 della regola 20 e dell’introduzione della regola 20bis e’ consentito iscrivere le licenze marchi nel registro internazionale, mediante la compilazione del relativo formulario ufficiale, predisposto dall’O.M.P.I. (MM 13 per l’iscrizione, MM14 per la modificazione e MM 15 per la radiazione)e il pagamento di una tassa. La regola 20bis prevede ancora, al comma 5, la facolta’ per l’Ufficio di una parte contraente a cui l’iscrizione della licenza e’ stata notificata, di emettere un rifiuto motivato entro 18 mesi dalla data di notifica. Singapore, Giappone e Lituania hanno dichiarato che l’iscrizione delle licenze nel registro internazionale non avra’ efficacia sul loro territorio.
Infine sono state introdotte due modifiche importanti (regola 9) da un punto di vista sostanziale. La prima consiste nella possibilita’ di depositare come marchio internazionale un colore in se’ o una combinazione di colori, barrando l’apposita casella inserita nei nuovi formulari. Gli stati in cui non e’ consentito che un marchio consista semplicemente in un colore, possono pero’ rifiutare la protezione ad un marchio internazionale cosi’ depositato. E’, inoltre, possibile depositare un marchio internazionale rivendicando un colore o una combinazione di colori come elemento distintivo del marchio stesso sebbene tale rivendicazione non fosse stata fatta per il marchio di base, purche’ tale marchio di base sia stato depositato in quel colore o in quella combinazione. Se per il marchio di base e’ stato rivendicato un colore o una combinazione di colori, analoga rivendicazione dovra’ essere effettuata dal titolare per il marchio internazionale.

La seconda novita’ consiste nel fatto che la dichiarazione di rinuncia agli elementi non distintivi del marchio, richiesta obbligatoriamente da alcuni stati membri, puo’ essere indicata all’atto della presentazione della  domanda internazionale.
Si tratta di una serie di norme procedurali, certo complesse per i non addetti al settore, che comunque semplificano il ricorso alla procedura e danno nuova vita al marchio internazionale che, dopo l’introduzione del marchio comunitario, aveva subito un certo rallentamento.

Scritto da