Al termine della procedura di riassegnazione del nome a dominio “valda.it” promossa da Valda Laboratori Farmaceutici s.p.a. nei confronti del Maglificio Valda s.p.a., il saggio ha disposto il trasferimento del nome a dominio contestato a favore della ricorrente. Si e’ trattato di una decisione corretta dal punto di vista procedurale, ma quanto meno discutibile da un punto di vista sostanziale in quanto basata su alcune forzature interpretative in relazione ai requisiti dell’assenza di un diritto/titolo sul dominio contestato e della malafede.

Milano – La Valda Laboratori Farmaceutici s.p.a. il 12 aprile 2002 avviava una procedura di rassegnazione per ottenere il trasferimento a proprio favore del nome a dominio “valda.it”, registrato dalla Maglificio Valda s.p.a. in quanto identico e confondibile al proprio marchio registrato per contraddistinguere le famose “Pastiglie Valda”. In base all’art. 16.6 delle regole di naming, al fine di riassegnare un nome a dominio, e’ necessario verificare se: a) il dominio e’ identico o tale da indurre confusione rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta diritti; b) l’attuale assegnatario non vanti alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato; c) il dominio sia stato registrato o venga usato in malafede.

Nella procedura de quo, la sussistenza del primo requisito risulta pacifica, in quanto e’ inconfutabile che il dominio “valda.it” sia identico all’omonimo marchio di cui risulta titolare la ricorrente Valda Laboratori Farmaceutici s.p.a.

Maggiori perplessita’ destano le affermazioni, a dir poco, azzardate e prive di un qualsiasi riscontro sia nella giurisprudenza che nella prassi ormai consolidata delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio, che hanno condotto il saggio a ritenere sussistenti gli altri due requisiti richiesti dall’art. 16.6 delle regole di naming. Per quanto riguarda il secondo requisito, ossia l’esistenza di un diritto/titolo del resistente al nome a dominio, il saggio ha verificato se sussisteva almeno una delle circostanze stabilite dallo stesso art. 16.6, indici della presenza di tale diritto/titolo. A tal proposito ha stabilito che:

– non ricorrevano gli elementi di cui al punto 1 (aver usato, prima della contestazione, in buona fede, il dominio per l’offerta al pubblico di beni o servizi), quando lo stesso saggio ha ammesso che la resistente ha attivato un sito web, corrispondente al dominio contestato, in cui pubblicizza capi di abbigliamento, ossia prodotti appartenenti ad un settore merceologico completamente diverso da quello in cui opera l’azienda ricorrente;

– non ricorrevano gli elementi di cui al punto 2 (essere conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio), quando, a tacer del fatto che nel corso del 2000 la Maglificio Valda s.p.a. ha depositato le domande di marchio italiano “VALDA” e “VALDA COLLECTION”, entrambe per la classe 25, ossia abbigliamento e simili, il segno “valda” fa parte della ragione sociale dell’assegnataria. Secondo le argomentazioni della ricorrente, in parte riprese dal saggio, la registrazione di un marchio “valda” in classe 25 violerebbero la normativa attuale sui marchi che godono di rinomanza, protetti anche per classi merceologiche non affini a quelle per cui sono stati registrati, affermazione non del tutto condivisibile in quanto non solo l’alta rinomanza del marchio “Valda” e’ stata semplicemente affermata e non suffragata da alcuna documentazione, ma anche per il fatto che si tende ad applicare la tutela ultramerceologica in termini alquanto restrittivi.

Ora, a parte il fatto che nella denominazione “Maglificio Valda”, il temine “maglificio” ha un ruolo semplicemente descrittivo del tipo di attivita’ esercitata, mentre il cuore della denominazione e’ costituito dal termine “Valda”, in quanto dotato di capacita’ distintiva ed individualizzante, anche la Valda Laboratori Farmaceutici s.p.a. poteva e puo’ ancora registrare il dominio “valdalaboratori.it” ovvero “pastiglievalda.it”.

Infine, con riguardo al terzo requisito, ossia la malafede nella registrazione o nell’uso del dominio, essa, secondo il saggio, sarebbe dimostrata dal fatto che la resistente non ha registrato come nome a dominio la sua completa denominazione sociale, bensi’ il marchio di un prodotto famoso al fine di sfruttarne la notorieta’. Si tratta, sine nullo dubio, di un’interpretazione un po’ fantasiosa. E’ piuttosto difficile ravvisare la malafede del Maglificio Valda s.p.a. che ha registrato come nome a dominio la parte forte della propria denominazione sociale, che opera in un settore merceologico totalmente estraneo e neanche lontanamente paragonabile al settore di attivita’ della ricorrente, che ha attivato un sito web, corrispondente al nome a dominio contestato per offrire al pubblico i propri beni e che, infine, non ha mai effettuato alla ricorrente alcuna richiesta per la cessione del nome a dominio.

Forse la decisione de quo, piu’ che dalle regole di naming, e’ stata dettata dall’ istinto a dare ragione a chi sembra averlo.

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